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Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial - ABAPI

Notícias

Quarta-feira, 19 de agosto de 2015

Nota Oficial sobre a Resolução INPI/ 141/14

Segunda-feira, 12 de Novembro de 2007

Recomendação da ABAPI Quanto a Honorários Periódicos para Manutenção de Pedidos de Patentes

Recomendação da ABAPI Quanto a Honorários Periódicos para Manutenção de Pedidos de Patentes

1. Considerando

1.1. que a profissão de Agente da Propriedade Industrial deve pautar-se pela prestação de serviços da forma mais econômica para o cliente;

1.2. que, no Brasil, o INPI não faz qualquer comunicado direto aos depositantes, todos os seus atos sendo publicados semanalmente na Revista da Propriedade Industrial;

1.3. que, por força do disposto no artigo 217 da Lei de Propriedade Industrial - LPI, os depositantes estrangeiros de pedidos de patente devem obrigatoriamente constituir e manter procurador devidamente habilitado no País, para representá-los administrativa e judicialmente, inclusive com poderes para recebimento de citações;

1.4. que os Agentes só poderão exercer a contento seu mandato se acompanharem semanalmente as publicações, de modo a identificar, para cada caso sob sua responsabilidade, qualquer publicação que tenha sido feita;

1.5. que o processamento de um pedido de patente no Brasil estende-se por vários anos, o que implica em que, para cada caso, centenas de verificações semanais sejam por vezes feitas antes da identificação positiva de uma publicação, o que faz com que tais verificações representem um custo muito significativo para os Agentes;

1.6. que, no passado, esse custo era, na maior parte das vezes, embutido no valor relativo ao pagamento das anuidades, incorporando-se, assim, aos valores cobrados pelas mesmas;

1.7. que, hoje, tornou-se praxe para boa parte dos depositantes a utilização de serviços de empresas internacionais de pagamento de anuidades o que fez com que alguns Agentes passassem a considerar o custo do acompanhamento semanal, por exemplo, quando calculando o valor dos honorários devidos no depósito, no requerimento de exame ou no pagamento da taxa de concessão; aumentando, por conseguinte, o valor dos mesmos;

1.8. que, independentemente da forma específica com isso é feito, essa prática acarreta potencial perda para os clientes que pagarão adiantadamente por um serviço que pode ser desnecessário, à medida em que as patentes ou pedidos de patente sejam abandonados antes de completarem seu ciclo normal de vida;

1.9. que a ABAPI não adota uma tabela de honorários mínimos e cada Agente da Propriedade Industrial é livre para cobrar o valor que entender adequado, sendo a combinação do valor de honorários um assunto que diz respeito unicamente ao cliente e seu Agente da Propriedade Industrial;

1.10. que a própria forma de cobrança é livre, mas a forma acima descrita é a mais usual dentre os Agentes da Propriedade Industrial;

1.11. que é igualmente legítima a cobrança de honorários periódicos a título de manutenção de acompanhamento do caso, já realizada por alguns Agentes da Propriedade Industrial;

1.12. que qualquer acerto a respeito do valor e forma de pagamento diz respeito unicamente ao cliente e seu Agente da Propriedade Industrial,

Adota a seguinte recomendação:

Os Agentes da Propriedade Industrial poderão fixar seus honorários levando em consideração que também será cobrado do cliente, por processo (pedido de patente ou patente), um valor periódico de honorários a partir do depósito, a título de manutenção do acompanhamento do caso e de manutenção da responsabilidade do Agente da Propriedade Industrial sobre o caso.

Recomendação da ABAPI Quanto a Honorários Periódicos para Manutenção de Pedidos de Registro de Marcas

1. Considerando

1.1. que a profissão de Agente da Propriedade Industrial deve pautar-se pela prestação de serviços da forma mais econômica para o cliente;

1.2. que, no Brasil, o INPI não faz qualquer comunicado direto aos depositantes, todos os seus atos sendo publicados semanalmente na Revista da Propriedade Industrial;

1.3. que, por força do disposto no artigo 217 da Lei de Propriedade Industrial - LPI, os depositantes estrangeiros de pedidos de registro de marca devem obrigatoriamente constituir e manter procurador devidamente habilitado no País, para representá-los administrativa e judicialmente, inclusive com poderes para recebimento de citações;

1.4. que os Agentes só poderão exercer a contento seu mandato se acompanharem semanalmente as publicações, de modo a identificar, para cada caso sob sua responsabilidade, qualquer publicação que tenha sido feita;

1.5. que é praxe dos Agentes da Propriedade Industrial realizar cobranças com relação ao serviço de registro de marca nas seguintes ocasiões:

(a) a primeira cobrança é relativa ao assessoramento para o depósito da marca, compreendendo as atividades de definição dos produtos e serviços a serem reivindicados, a correta classificação dos mesmos, a preparação da petição de depósito e da guia de recolhimento da taxa oficial, o protocolo da petição de depósito (pela via tradicional, em papel, ou pela via eletrônica), a assunção de responsabilidade profissional pelo acompanhamento do caso em decorrência da apresentação de procuração do cliente nos autos do processo administrativo, e o envio ao cliente das informações relativas ao depósito, incluindo cópia da documentação submetida ao INPI, a comunicação do número de processo atribuído pelo INPI ao depósito, e o acompanhamento semanal do caso até a publicação de uma decisão do INPI a respeito do mesmo, sendo certo que tal acompanhamento pode durar vários anos;

(b) a segunda, e muitas vezes última, cobrança é realizada por ocasião da publicação do deferimento do pedido de registro após o exame pelo INPI, compreendendo as atividades de aviso do deferimento ao cliente, controle do prazo e obtenção de instruções tempestivas, a preparação da petição de requerimento de proteção decenal e expedição do certificado de registro e das guias de recolhimento das taxas oficiais, o protocolo da petição (atualmente sendo usual apenas a via eletrônica), o envio ao cliente das informações relativas ao depósito, incluindo cópia da documentação submetida ao INPI, o acompanhamento semanal do caso até a publicação da concessão do registro, o recebimento do certificado de registro, sua revisão e envio ao cliente, e o acompanhamento semanal do caso durante o decênio de vigência do registro a fim de informar ao cliente caso qualquer terceiro apresente um pedido de caducidade do registro, bem como o envio ao cliente, no 10º ano de vigência, do aviso informando a possibilidade de ser requerida a prorrogação do registro por novo decênio;

1.6. que vários Agentes da Propriedade Industrial optam por dividir os honorários mencionados no item 1.5. "b" supra em duas etapas, cobrando um valor por ocasião da petição de requerimento de proteção decenal e expedição do certificado de registro e outro valor por ocasião do recebimento do certificado de registro, sua revisão e envio ao cliente;

1.7. que a ABAPI não adota uma tabela de honorários mínimos e cada Agente da Propriedade Industrial é livre para cobrar o valor que entender adequado, sendo a combinação do valor de honorários um assunto que diz respeito unicamente ao cliente e seu Agente da Propriedade Industrial;

1.8. que a própria forma de cobrança é livre, mas a forma acima descrita é a mais usual dentre os Agentes da Propriedade Industrial;

1.9. que é igualmente legítima a cobrança de honorários periódicos a título de manutenção de acompanhamento do caso, já realizada por alguns Agentes da Propriedade Industrial;

1.10. que qualquer acerto a respeito do valor e forma de pagamento diz respeito unicamente ao cliente e seu Agente da Propriedade Industrial, e

2. Verificando, por outro lado,

2.1. que a imensa gama de serviços incluída na segunda cobrança descrita no item 1.5. "b" supra produz as seguintes conseqüências:

(a) o Agente da Propriedade Industrial é forçado a cobrar um valor relativamente elevado pois assume o compromisso de prestar serviços por prazo de 10 anos em relação a um registro, sendo certo que muitas vezes tal acompanhamento do caso poderá ser inútil porque o cliente já não mais tem interesse na marca, ou porque a empresa-cliente cessou suas atividades etc., sendo certo que por não ter qualquer valor adicional a pagar é usual que o cliente sequer avise o Agente da Propriedade Industrial de sua perda de interesse na marca; e

(b) o cliente tem que arcar antecipadamente com honorários relativos a serviços que ele não sabe se irá necessitar pois, pelos mais variados motivos, poderá descontinuar o uso da marca antes de encerrado o primeiro decênio de vigência,

2.2. que os efeitos mencionados no item precedente ocorrem também após o depósito da marca, notadamente na situação atual do INPI, em que o exame do pedido de registro demora vários anos para ser realizado, e a qualquer momento o cliente pode perder o interesse na marca;

2.3. que, conseqüentemente, também os honorários referidos no item 1.5. "a" supra são forçosamente fixados em valor mais elevado do que poderiam sê-lo, caso não estivessem neles considerados o acompanhamento do caso durante os anos que perdura o exame do pedido de registro; e

2.4. que é do interesse tanto dos Agentes da Propriedade Industrial quanto de seus clientes que a forma de cobrança adotada pelos Agentes da Propriedade Industrial passe a levar em consideração a realidade empresarial do cliente e, em vez de concentrar a cobrança de honorários em apenas duas ou três etapas, que ela passe a ser distribuída ao longo dos anos de processamento do pedido de registro e de vigência do registro.

Adota a seguinte recomendação:

Os Agentes da Propriedade Industrial poderão fixar seus honorários nas etapas de depósito da marca e de requerimento de proteção decenal e expedição do certificado de registro levando em consideração que também será cobrado do cliente, por processo (pedido de registro ou registro), um valor periódico de honorários a partir do depósito, a título de manutenção do acompanhamento do caso e de manutenção da responsabilidade do Agente da Propriedade Industrial sobre o caso.

Rio de Janeiro, 21 de março de 2007

ABAPI - Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial